研究與觀點
RESEARCH & IDEAS
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北京集慧(hui)智佳知識產(chan)權(quan)管理咨(zi)詢有限公(gong)司 李可
一.總論
在進(jin)行專(zhuan)利侵(qin)權(quan)判定(ding)時，可以(yi)等價地采用新(xin)穎性判定(ding)方法。具(ju)(ju)體而言，如(ru)要進(jin)行侵(qin)權(quan)判定(ding)，可以(yi)將被控侵(qin)權(quan)的標的視為(wei)(wei)現有技(ji)術，進(jin)而作(zuo)為(wei)(wei)對比文(wen)件來(lai)判斷專(zhuan)利的權(quan)利要求是否具(ju)(ju)有新(xin)穎性。如(ru)果(guo)結果(guo)為(wei)(wei)“是”，則侵(qin)權(quan)不(bu)成立，反(fan)之(zhi)侵(qin)權(quan)成立。
這一等價關系的基礎源自專利法對專利新穎性和專利侵權的規定以及立法原則和本意。因而，新穎性判定的方法可以轉移用于侵權判定。僅只是在操作層面，因為專利申請的新穎性判定和專利侵權判定面向問題的角度不同，在操作規程上有一定側重和變通，顯得不完全一致，但這種表面上的不一致不是原則性的，是在法律框架內可調和的。因為在法律層面和立法本意上，兩者是一致的。本文將主要以中國專利法規就發明專利的規定為研究對象，剖析這一問題。
中國和其他各國在新穎性判定方面的法規更加明晰更具系統性，而侵權判定方面的規定和案例則更加撲朔迷離。在這種情況下，基于新穎性判定的方法來初步解決侵權判定的問題，將具有很好的可操作性和參考價值。
二.專利(li)新穎性判定(ding)
新穎性判定的方法是判定某一技術方案A是否落入權利要求C的保護范圍的方法。實際上，這一判定方法的實施還隱含著一個必須的操作步驟作為前提，就是解讀權利要求C并明確其保護范圍。
中國專利法對新穎性的規定主要是第二十二條第2款：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
將其簡化成一個原則，則是：發明應具有新穎性是指發明不屬于現有技術。也就是說，本發明的保護范圍不可以與現有技術的范圍存在重合。第二十二條第2款后半部分所涉及的抵觸申請暫可視為一種特殊類型的現有技術，不影響題述問題的討論。實際上，世界各國專利法對新穎性的規定也基本都遵從這一原則。
在新穎性立法本意上，從專利保護和專利侵權的角度來審視，其傳達的意思是：發明人僅能就其為現有技術做出貢獻的部分獲得專利保護，不可以將現有技術納入發明的保護范圍之內而享有獨占權；現有技術不應落入發明的保護范圍，公眾可以自由實施現有技術中的技術方案而不會侵犯任何專利權。這些思想也是世界各國普遍遵從的。
在審查操作層面上，對發明的新穎性判定，就是要確定本發明是否屬于現有技術。具體的操作方法如下：
1．找出屬于現有技術的一個技術方案A；
2．審查A是否落入權利要求C的保護范圍：如果結果為“是”，則申請人需要縮小C的保護范圍，直至結果為“否”。
當對于審查員所找到的所有現有技術中的技術方案A，按以上步驟審查最終都得到“否”的結論時，則判定權利要求C具有新穎性，可以通過新穎性審查。
我們可以看到，以上新穎性判定的方法不是直接按專利法立法邏輯進行的，已經為了操作方便進行了等價變換。變換的思路如下：
第一步：將 本發明不屬于現有技術 等價變換成 現有技術不屬于本發明；
第二步：將 現有技術不屬于本發明 等價變換成 屬于現有技術的技術方案不落入本發明的保護范圍。
也就是說，“本發明的保護范圍不可以與現有技術的范圍存在重合”這一問題，變換成了現有技術范圍內的具體技術方案A不落入本發明權利要求C的保護范圍。這種落地的新穎性判定的操作方式，也是為各國普遍接受和采用的，也是完全符合新穎性的立法原則和本意的。
至此可以得出：新穎性判定的方法是判定某一技術方案A是否落入權利要求C的保護范圍的方法。實際上，這一判定方法的實施還隱含著一個必須的前置步驟作為前提，就是解讀權利要求C并明確其保護范圍。
三.專利侵(qin)權判定
判定侵權的方法與在新穎性判定部分討論過的新穎性判別方法是統一的：即審查被控侵權的技術方案A是否落入權利要求C的保護范圍。如果結果為“是”，則侵權成立，否則不侵權。侵權判定方法的實施也同樣包含一個必須的前置步驟作為前提：解讀權利要求C并明確其保護范圍。
中國專利法第六十條規定“未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權”。除此之外，沒有明確的涉及侵權判定方法的法律規定。實際上，如在新穎性判定部分討論過的，新穎性問題和侵權問題在立法原則和本意上存在著統一。在具體操作中也采用了如上所述的統一方法。這種侵權判定的操作方式也是普遍為各國所接受的操作方式。
四.權利(li)要求保護范(fan)圍差異(yi)問題
從以上的討論可以得出，在進行專利侵權判定時，可以等價地采用專利新穎性判定方法。唯一需要加以分析的最后一個可能的障礙是：專利新穎性判定和侵權判定中對權利要求保護范圍的認定是否一致，如果一致，則兩個判定是等價的，否則就不等價。答案是：專利新穎性判定和侵權判定中對權利要求保護范圍的認定是一致的，從而在進行專利侵權判定時，可以等價地采用專利新穎性判定方法。
權利要求保護范圍的確定主要是通過運用等同原則、禁反言原則、捐獻原則實現的。其中，捐獻原則主要在侵權判定時單獨加以考慮，而在專利新穎性判定時不必考慮，因而在討論本文議題時可以將之排除。
專利新穎性判定和侵權判定中對權利要求保護范圍的認定應當保持一致，是專利立法本意的要求。如果在專利新穎性判定和侵權判定中對權利要求保護范圍的認定標準不一致，標準的不統一必然對發明人或公眾的利益造成不公平的損害，有損國家行政和司法公平正義。例如，如果在專利新穎性判定時對權利要求的范圍解讀得小，而在侵權判定時對權利要求的范圍解讀得大，則會出現一些現有技術，在審查中未落入保護范圍，從而獲得授權且使專利不會被無效掉；而維權時這些現有技術又被納入保護范圍，這將使專利權人不當得利，公眾實施現有技術也會侵權，是明顯不公平的，這在違背立法精神的同時，也會引起法律規定上的矛盾和混亂。相反的情況也同樣是不公平和混亂的。
專利新穎性判定和侵權判定中對權利要求保護范圍的認定應當保持一致，這也體現在專利新穎性判定和侵權判定中對權利要求的保護范圍進行解讀時所采用的禁反言原則上。禁反言原則也是國際普遍接受的原則，通常在侵權判定中會較為明確的提出，在專利新穎性判定中，盡管沒有突出強調，但也是明確適用的，尤其在專利駁回復審和無效程序中更為明顯。僅以禁反言原則在侵權判定中的使用為例，它指的是不允許專利權人將在專利審查過程中已經從專利保護范圍中放棄的技術方案通過重新解釋再納入到保護范圍之內去主張權利。由此可見，專利新穎性判定和侵權判定中對權利要求保護范圍的解讀必須是一致的同一個范圍，不應存在區別，否則禁反言原則就沒有基礎可言了。
五.實(shi)務中(zhong)的問(wen)題成因
在實務操作中，不排除在某些個案中專利新穎性判定和侵權判定出現不一致的情況。這種不一致主要是由各種錯誤和問題造成的，主要有兩方面：
1．立法問題：各級法律、法規、規章直至有關操作流程等規范性指導性法規、文件在制定上就存在不合理或不完善而導致問題；
2．執法問題：因為執法人員個體差異水平差異，對法規和指導文件的理解把握出現不同或偏差而導致問題。
另外一個主要成因在于操作層面面對問題時，出于操作可行性的考慮在不突破法規框架、不違背立法本意的情況下而給予有限變通。其影響是非原則性、可控的，通常不會構成實際問題或障礙。因為僅只是在操作層面，因為專利申請的新穎性判定和專利侵權判定面向問題的角度不同，在操作規程上存在不同的側重和一定的變通，會使得兩者顯得不完全一致，但這種表面上的不一致不是原則性的，是在法律框架內可調和的。因為在法律層面和立法本意上，兩者遵循一致的原則。
六.結論
在進行專利侵權判定時，可以等價地采用新穎性判定方法。這一等價關系的基礎源自專利法對專利新穎性和專利侵權的規定以及立法原則和本意。因而，新穎性判定的方法可以轉移用于侵權判定。僅只是在操作層面，因為專利申請的新穎性判定和專利侵權判定面向問題的角度不同，在操作規程上有一定側重和變通，顯得不完全一致，但這種表面上的不一致不是原則性的，是在法律框架內可調和的。因為在法律層面和立法本意上，兩者是一致的。
